Обощение судебной практики рассмотрения дел о применении законодательства о товарных знаках

Целью обобщения является изучение практики применения судами законодательства о товарных знаках, анализ качества отправления правосудия, выявление проблемных вопросов, возникающих в судебной практике.

Анализ проведен на основании изучения  гражданских дел и судебных актов базы ЕАИАС СО РК по спорам о товарных знаках, рассмотренным судами в 2012-2013 годах, справок по результатам проведенных обобщений областными и приравненными к ним судами (далее – областные суды), а также надзорной практики Верховного Суда.

Основными нормативными актами, регулирующими отношения, возникающие по спорам, связанным с охраной товарных знаков являются: Гражданский кодекс от 1 июля 1999 года; Гражданский процессуальный кодекс 13 июля 1999 года; Закон от 26 июля 1999 года «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения» (далее – Закон о товарных знака); Закон от 16 июля 1999 года «Патентный закон Республики Казахстан»; Правила составления, оформления и рассмотрения заявки на товарный знак, утвержденные  приказом Министра юстиции от 24 февраля 2012 года № 89; Правила признания товарного знака (знака обслуживания) общеизвестным в Республике Казахстан, утвержденные приказом и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 23 апреля 2010 года № 136 и др.

Согласно данным базы ЕАИАС, в 2012 году всего по Республике по спорам о товарных знаках окончено производством 11 дел, что составило 0,002% от общего числа оконченных дел по республике (504 562). С  вынесением решения рассмотрено 7 дел, из них с удовлетворением иска вынесено – 3, об отказе в удовлетворении заявленных требований – 4. Прекращено производством 1 дело, оставлено без рассмотрения – 3 дела.

В 2013 году всего окончено производством 4 дела обобщаемой категории, что составило 0,001% от общего числа оконченных дел по республике (558 779), с вынесением решения рассмотрено 4, из которых с удовлетворением иска вынесено – 2, в  заочном порядке вынесено по 2 решения.

Таким образом, в сравнении с 2012 годом количество дел в 2013 году уменьшилось почти  в три  раза.

Товарные знаки занимают особое положение среди иных объектов промышленной собственности. Это обусловлено главным образом функциями, выполняемыми товарными знаками, что накладывает отпечаток на характер правового регулирования отношений, складывающихся в связи с их использованием.

 Согласно статье 1 Закона о товарных знаках, под товарным знаком понимается обозначение, зарегистрированное в соответствии с настоящим Законом или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц.

Понятие товарного знака как правовой категории дано также в статье 1024 ГК, где сказано, что товарным знаком  признается зарегистрированное либо охраняемое без регистрации в силу международного договора словесное, изобразительное, объемное или другое обозначение, служащее для отличия товаров или услуг одного лица от однородных товаров и услуг других лиц.

В качестве товарных знаков согласно статье 5 Закона о товарных знаках, могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения или их комбинации, позволяющие различать товары и услуги одних лиц от однородных товаров или услуг других лиц.

В соответствии со статьей 1025 ГК правообладатель, имеющий исключительное право на такое средство индивидуализации, как товарный знак может использовать его, включать в оборот, а также распоряжаться принадлежащим ему знаком. Таким образом, использованием товарного знака считается любое введение его в оборот в порядке, установленном законом.

Отсюда следует, что любое лицо, законным порядком приобретающее исключительное право на такое средство индивидуализации, как товарный знак, может использовать и распоряжаться им любым не противоречащим законом способом.

При этом согласно статье 1032 ГК, лицо, неправомерно использующее товарный знак либо обозначение, сходное с ним до степени смешения, обязано прекратить нарушение и возместить владельцу товарного знака понесенные им убытки.

Правообладатель, полагающий, что его исключительные права на товарный знак нарушены, вправе обратиться за защитой своих прав, интересов сразу в судебные органы.

Изучение показало, что в судах рассматриваются споры о регистрации товарных знаков, схожих до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками; о применении товарных знаков; об аннулировании регистрации товарных знаков, зарегистрированных по международной регистрации, и некоторые другие категории споров.

О подсудности

         Лицо (правообладатель), полагающее, что его исключительные права на товарный знак нарушены, вправе обратиться за защитой своих прав в судебные органы.

         Защита прав на товарный знак может осуществляться нормами административного, гражданского и уголовного права. Также такие споры могут быть урегулированы путем проведения процедуры медиации, если одной из спорящих сторон не является государственный орган.

         По смыслу статьи 8 ГПК государственные органы, юридические лица или граждане имеют право обратиться в суд с заявлением о защите прав и охраняемых законом интересов других лиц или неопределенного круга лиц в случаях, предусмотренных законом.

Гражданские дела по спорам о праве интеллектуальной собственности, в том числе о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров рассматриваются по правилам подсудности, установленной главой 3 ГПК.

Согласно статье 41 Закона о товарных знаках, владелецы товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара вправе обжаловать в суд решение Апелляционного совета в течение шести месяцев со дня вынесения решения.

Изучение судебной практики показало, что в основном подсудность рассмотрения дел по спорам о товарных знаках соблюдаются.

В соответствии с частью первой статьи 30 ГПК специализированными межрайонными экономическими судами рассматриваются гражданские дела по имущественным и неимущественным спорам между гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическими лицами, а также по корпоративным спорам.

В соответствии со статьей 31 ГПК иск предъявляется в суде по месту жительства ответчика. Иск к юридическому лицу предъявляется по месту нахождения органа юридического лица.

Согласно правилу общей подсудности иск предъявляется по месту нахождения или месту жительства ответчика. При этом местом нахождения организации, учреждения является место его государственной регистрации в качестве юридического лица, на что указывается в свидетельстве о государственной регистрации и учредительных документах.

Так, в СМЭС г. Алматы 4 апреля 2012 года поступило заявление от компании «T» (далее – Компания) к ТОО «F», ГУ «Комитет по правам интеллектуальной собственности» о признании регистрации товарного знака «FINNDISP», по свидетельству № 35518 от 14 апреля 2010 года недействительной.

Определением СМЭС г. Алматы  от 15 мая 2012 года, оставленным без изменений определением апелляционной судебной коллегии г. Алматы от 27 июня 2012 года, данное дело направлено по подсудности в СМЭС Алматинской области.

Суды указали, что согласно свидетельству о государственной перегистрации ТОО от 05 мая 2010 года, местом регистрации и нахождения ответчика является Алматинская область, Карасайский район, село Иргели, мкр. Акжол 71 А.

23 мая 2012 года Компания обратилась с частной жалобой  на определение суда об отмене определения СМЭС от 15 мая 2012 года, и передаче дела на новое рассмотрение в тот же суд. Также заявитель указал, что при заключении договора от 30 апреля 2010 года был указан фактический адрес ответчика: 050061, г. Алматы, проспект Райымбека, 348 А, офис 106. В связи с чем Компания не знала о какой-либо перерегистрации, произошедшей после окончания договора.

Согласно части 9 статьи 32 ГПК, подсудность по выбору истца, иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по месту жительства истца либо по месту заключения или исполнения договора. На момент заключения сделки и договора, ответчик находился по адресу: г. Алматы, проспект Райымбека, 348 А, офис 106.

В результате лишь 24 августа 2012 года определением СМЭС г.Алматы заявление принято в производство суда и возбуждено гражданское дело.

 

Применение судами законодательства о товарных знаках при рассмотрении конкретных дел

    В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона о товарных знаках правовая охрана товарного знака предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном данным Законом, а также без регистрации в силу международных договоров.

    Необходимым условием правовой охраны товарного знака является его новизна. С точки зрения действующего законодательства новыми будут считаться лишь такие условные обозначения, которые по своему содержанию не являются тождественными или сходными до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в Республике Казахстан с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг.

    В качестве товарного знака не может быть зарегистрировано указанное в заявке на регистрацию товарного знака обозначение, схожее до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком.

Так, СМЭС по Костанайской области рассмотрено гражданское дело по иску ТОО «Л» к ТОО «Д» о защите прав владельца товарного знака «ТАН».

Решением СМЭС по Костанайской области от 15 июня 2012 года, оставленным без изменений постановлениями апелляционной и кассационной инстанций соответственно от 30 июля 2012 года и 05 сентября 2012 года, требования истца оставлены без  удовлетворения.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением Апелляционного совета Комитета по интеллектуальной собственности Министерства юстиции (далее – Апелляционный совет), указав, что регистрация товарного знака «ТАНдеп» за ТОО «Д» не противоречит требованиям  статьи 6 и 7, за исключением подпунктов 1) и 3) пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках.

На основании пункта 25 Правил составления, оформления и рассмотрения заявки на товарный знак, утвержденных приказом Министра юстиции от 24 февраля 2012 года № 89, сходство словесных обозначений определяется путем сравнения со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы, а также то, что при обнаружении сходства до степени смешения словесных обозначений или изобразительных элементов, комбинированному знаку выносится отказ.

Однако суды пришли к выводу, что товарный знак ответчика отличается, а потому не может быть признан сходным до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является истец. По мнению суда, словесные обозначения «ТАН» и «ТАНдеп» не обладают признаками, позволяющими сделать вывод о сходстве до степени смешения. При визуальном восприятии вышеуказанные наименования хорошо различимы и не похожи друг на друга.

Повторно товарный знак «ТАН» стал предметом рассмотрения в СМЭС г. Астаны, когда ТОО «Л» обратилось в суд с заявлением к ГУ «Комитет по правам интеллектуальной собственности» об отмене решения Апелляционного совета от 3 июля 2012 года по регистрации товарного знака «ТАН» по свидетельству № 16974.

        Требование мотивировано тем, что ТОО «Л» является владельцем товарного знака «ТАН», зарегистрированного в отношении товаров 29 и 32 классов МКТУ с приоритетом 9 апреля 2003 года по свидетельству Республики Казахстан на товарный знак № 16974 с 8 октября 2004 года. Между тем, уполномоченный орган принял решение об удовлетворении возражения ТОО «Д» от 8 февраля 2011 против действия регистрации товарного знака по свидетельству № 16974, что противоречит статье 24 Закона о товарных знаках.

        Решением СМЭС г. Астаны от 31 августа 2012 года, оставленным без изменений постановлениями апелляционной и кассационной инстанции соответственно от 9 января 2013 года и 21 февраля 2013 года, требования истца оставлены повторно  без  удовлетворения.

         Постановлением надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного Суда от 5 июня 2013 года судебные акты местных судов отменены. Надзорная инстанция указала, что при рассмотрении дела суд неправильно применил нормы материального права и односторонне исследовал обстоятельства дела.

          К обозначениям, не обладающим различительной способностью, Закон о товарных знаках относит обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Под вошедшими во всеобщее употребление обозначениями понимаются обозначения, которые вследствие длительного и широкого применения для одного и того же товара различными производителями независимо друг от друга становятся видовым понятием.

    ТОО «Д» не представил доказательства о том, что на казахстанском рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака (9 апреля 2003 года) длительное время был представлен товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, и что данный знак использовался различными лицами.

         Не согласившись с выводами местных судов, надзорная инстанция отменила судебные акты местных судов. При рассмотрении данного дела следовало бы руководствоваться пунктом 1 статьи 23 Закона о товарных знаках,  регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично:

         1) в течение всего срока действия регистрации товарного знака, если она осуществлена в нарушение требований, установленных статьей 6 и  подпунктом 5) пункта 1, а также пункта 2 статьи 7 указанного Закона;

         2) в течение пяти лет с даты регистрации товарного знака, если она осуществлена в нарушение требований, установленных подпунктами 1)-3) пункта 1 статьи 7 настоящего Закона.

          В связи с этим надзорная судебная коллегия по гражданским и административным делам Верховного Суда в своем постановлении указала о незаконности принятого 03 июля 2012 года Апелляционным советом решения, которым нарушены законные интересы ТОО «Л», как владельца товарного знака «ТАН», зарегистрированного по свидетельству   № 16974  от 8 октября 2004 года  Республики  Казахстан  с  приоритетом  от  9 апреля 2003 года.

        Согласно данной норме Закона о товарных знаках не подлежит регистрации в качестве товарного знака обозначение, не обладающее различительной способностью и вошедшее во всеобщее употребление, для обозначения товаров определенного вида.

    В связи с этим судебные акты местных судов отменены, как принятые по не исследованным обстоятельствам и с неправильным применением норм материального права.

   Право на использование товарного знака может быть передано другому лицу только после рассмотрения заявки заявителя и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Одним из проблемных вопросов передачи прав на товарный знак, является возможность уступки заявки на товарный знак и придание этой уступке формы гражданского договора. Приведем пример из практики.

Компания «G» обратилась в СМЭС г. Алматы с иском к ТОО «Е», ГУ «Комитет по правам интеллектуальной собственности» о признании недействительным регистрации товарного знака «GUNSAN» на территории Республики Казахстан.

Решением СМЭС г.Алматы от 23 мая 2012 года, оставленным без изменения постановлением апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда от 18 июля 2012 года, иск удовлетворен частично. Признана недействительной регистрация товарного знака «GUNSAN» на территории Республики Казахстан и выдача Комитетом по правам интеллектуальной собственности свидетельства на товарный знак за № 31331 от 15 марта 2010 года на ТОО «Е».

         Согласно статье 21 Закона о товарных знаках, передача права на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Переход права на товарный знак, в том числе его передача по договору или в порядке правопреемства, должна быть зарегистрирована в уполномоченном органе. Право использования товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг их части по лицензионному договору. Договор о передаче права на товарный знак или лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в уполномоченном органе.

Судом первой инстанции установлено, что 5 декабря 2008 года между ТОО «B» и  «Е» заключен договор об уступке права на получение свидетельства на данный товарный знак. В связи с чем 15 марта 2010 года ТОО «Е» получило свидетельство на товарный знак «GUNSAN» за № 31331, зарегистрированный уполномоченным органом в Государственном реестре товарных знаков. При заключении договора об уступке права на получение свидетельства на товарный знак, не было получено согласие товаропроизводителя «G», являющегося обладателем данного товарного знака.

 Согласно статье 964 ГК, использование объекта исключительного права другими лицами допускается только с согласия правообладателя. Такого согласия ответчик от истца не получал. Дистрибьюторским договором за ТОО «Е» не предусмотрено право регистрации товарного знака производителя – «G».

  Отсутствие договора на передачу товарного знака исключает возможность какой-либо регистрации передачи прав на товарные знаки от владельца этих знаков другому лицу.

   При изложенных обстоятельствах и доказательствах местными судами правомерно, в соответствии со статьей 21 Закона  о товарных знаках,  статьей 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция), статьями 970 и 964 ГК, статьей 65 ГПК, признана недействительной регистрация товарного знака «GUNSAN» на территории Республики Казахстан и выдача Комитетом  свидетельства на товарный знак за № 31331 от 15 марта 2010 года на ТОО «Е».

         Такое решение влечет аннулирование товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в уполномоченный орган заявки на рассмотрение товарного знака.

          Другой пример.  СМЭС г. Астаны было рассмотрено дело по иску S. к ГУ «Комитет по правам интеллектуальной собственности», ТОО «Г» о признании недействительным решения Апелляционного совета  от 24 января 2013 года по свидетельству № 18184 на товарный знак «ADRENALIN», признании недействительной регистрации товарного знака «ADRENALIN» по свидетельству № 18184 в отношении товаров 32 класса МКТУ.

         Решением СМЭС г. Астаны от 29 мая 2013 года, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 17 июня 2013 года, иск удовлетворен. Признано незаконным и отменено решение Апелляционного совета от 24 января 2014 года.

По материалам дела, Апелляционный совет отказал в удовлетворении возражения, мотивировав это тем, что ТОО «Г» использовало данный товарный знак, подтверждением чему послужили сертификат соответствия  от  27 февраля 2009 года,  договор  о  совместной  деятельности  от  20  ноября 2009 года и накладная на отпуск товара от 11 января 2010 года.

          Согласно пункту 4 статьи 19 Закона о товарных знаках, любое заинтересованное лицо может подать в уполномоченный орган возражение против действия регистрации товарного знака, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет с даты регистрации или трех лет, предшествующих подаче возражения.

          В своем решении суд руководствовался статьей 65 ГПК, поскольку заявитель обязан доказать, что владелец товарного знака не использует его в течение трех лет в Республике Казахстан до даты подачи возражений против действия регистрации товарного знака. Владелец товарного знака обязан доказать то, что им товарный знак использовался в указанный срок любым из предусмотренных способов.

    Статья 1028 ГК устанавливает основания прекращения действия регистрации товарного знака, если владелец не использует его без уважительных причин. Такое неиспользование должно быть непрерывным в течение трех лет до даты подачи возражения против действия регистрации товарного знака (знака обслуживания).

         Доказательством использования товарного знака считается его применение на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании договора о передаче права на товарный знак, в соответствии со статьей 21 Закона о товарных знаках.

В ходе судебного заседания было установлено, что вышеприведенный сертификат никакого отношения к товарному знаку «ADRENALIN» не имеет, поскольку выдан на напитки безалкогольные «A», «A», сведения о товарном знаке «ADRENALIN» в нем отсутствуют.

        Также суд посчитал недоказанным довод о передаче права на товарный знак «ADRENALIN» от ТОО «Г» в пользу ТОО «Ю» в связи с отсутствием  лицензионного договора.

        Право на использование товарного знака может быть передано другому лицу только после рассмотрения заявки заявителя и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

         Суд правильно указал, что согласно пункту 2 статьи 21 Закона о товарных знаках,  использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг либо их части по лицензионному  договору.  Наличие  договора о совместной деятельности от 20 ноября 2009 года, заключенного между ТОО «Г» и ТОО «Ю», не является лицензионным договором, он не предусматривает передачу прав на товарный знак. Более того Законом о товарных знаках не предусмотрен порядок передачи прав на товарные знаки по договору о совместной деятельности и данный договор не порождает у ТОО «Ю»  прав для его использования посредством выпуска продукции под этим знаком.

   В связи с этим суд пришел к правильному выводу, что заявленные истцом требования подлежат удовлетворению, поскольку факт неиспользования товарного знака ТОО «Г» по свидетельству № 18184 применительно к товарам 32 класса МКТУ нашел свое объективное подтверждение, оспариваемое решение Апелляционного совета признано незаконным и  отменено.

    В Республике Казахстан предусмотрена правовая охрана товарного знака, зарегистрированного по международной регистрации.  Регистрация товарного знака признается незаконной, если заявитель докажет, что этот товарный знак схож до степени смешения с товарным знаком, ранее зарегистрированным по его заявке.

         К примеру, СМЭС г. Алматы было рассмотрено дело по иску «T» к ТОО «F», ГУ «Комитет по правам интеллектуальной собственности» о признании нарушения статей 12.1 и 12.2, подписанного договора между фирмой «R», являющейся дочерней фирмой компании «T» (США) и TOO «F», признании недействительной регистрации товарного знака «FINNDISP» по свидетельству № 35518 от 14 апреля 2010 года.

Решением СМЭС от 29 октября 2012 года в удовлетворении иска отказано. Постановлением апелляционной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда от 16 января 2013 года вышеуказанное решение оставлено без изменения. В своем решении суд сослался на то, что швейцарская компания «R» на основании   договора  уступки  товарного  знака,  совершенного  1   апреля   2008 года, зарегистрированного в Роспатенте Российской Федерации 24  ноября 2011 года за № РД0090619, является владельцем товарного знака «FINNDISP» по свидетельству № 275254, а не американская фирма «R».

Кроме того, указанная швейцарская компания «R» стала владельцем исключительных прав на товарный знак «FINNDISP», действующий не в Казахстане, а на территории Российской Федерации.

В силу статьи 1026 ГК, пункта 1 статьи 4  Закона о товарных знаках, правовая охрана на территории Республики Казахстан предоставляется товарному знаку, зарегистрированному патентным органом (организацией) Республики Казахстан или без регистрации в силу ратифицированного международного договора Республики Казахстан. Товарный знак «FINNDISP» по свидетельству № 275254 зарегистрирован патентным органом России на территории Российской Федерации, что подтверждается содержанием договора уступки и выпиской из Государственного реестра товарных знаков Российской Федерации. Однако на территории Республики Казахстан, указанный товарный знак её прежними и новыми владельцами компаниями «O» или «R» к охране не заявлялся, а потому государственная правовая охрана ему не предоставляется и не должна предоставляться.

Согласно пункту 1 статьи 47 Закона о товарных знаках, правовая охрана товарных знаков в Республике Казахстан предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном настоящим Законом.

Не подлежит регистрации в качестве товарного знака обозначения, которые были ранее зарегистрированы в Республике Казахстан с более ранним приоритетом в отношении другого лица либо имеющие международную регистрацию.

При этом регистрация товарного знака в Российской Федерации либо в странах Европейского союза не влечет охрану на территории Республики Казахстан, равно как и в странах Европы, т.е. регистрация товарного знака влечет его правовую охрану на территории той страны, где была осуществлена его регистрация.

Таким образом, товарный знак по российской национальной (не международной) регистрации № 275254 на территории Республики Казахстан не охраняется и не подлежит защите, в том числе судебной. Ответчик использует товарные знаки «Rohm and Haas», а также название или логотип «Rohm and Haas». В своем названии и логотипе на момент заключения договора поставки и по его окончании, а также в настоящее время использует слова «FINNDISP» (ФИННДИСП), а не «Rohm and Haas».

Ответчик указывал, что охрана и защита прав правообладателя «T» осуществляется только в странах, где зарегистрирован товарный знак «FINNDISP» фирмы «The Dow chemical company. 

Таким образом, суд правомерно вынес решение, указав, что ответчик не нарушает прав истца на территориях Европейского сообщества или в Норвегии, где зарегистрирован товарный знак «FINNDISP», поскольку не использует указанное обозначение на чужой территории и не вводит их в гражданский оборот указанных стран.

Оспариваемая регистрация товарного знака была произведена Комитетом по правам интеллектуальной собственности. В данном случае утверждение суда первой инстанции о необходимости предъявления иска к указанному органу является обоснованной.

   Неправомерное использование обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным на имя другого лица, является проявлением недобросовестной конкуренции. Защита прав владельца товарного знака производится способами, установленными статьей  44 Закона о товарных знаках.

 Товарные знаки и знаки обслуживания имеют большое значение в деле обеспечения конкуренции товаров на рынке. Они призваны выступать в качестве меры недопущения недобросовестной конкуренции, поскольку главная их функция, как объектов промышленной собственности, состоит именно в возможности разграничения и индивидуализации продукции конкретного изготовителя от товаров других производителей. К примеру, АО «R» на основании международной регистрации №№ 12459,12475, является   владельцем  товарного  знака  «ПИАЛА»  в  отношении  товаров  30 класса (кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука, зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, приправы, пряности, пищевой лед. Товарный знак используется в отношении реализуемых в Казахстане товаров.

АО «R» было заявлено требование к ТОО «Д» о прекращении выпуска и распространении напитков на основе чая «Зеленый чай с лимоном «П», «Чай с лимоном «П», «Чай с персиком «П», схожими до степени смешения с товарным знаком, владельцем которого является компания.

На основании этого СМЭС г. Алматы решением от 15 ноября 2012 года, оставленным без изменения апелляционной судебной коллегией по гражданским и административным делам Алматинского горсуда, исковые требования АО «R» удовлетворены.

Из материалов дела следует, что 29 марта 2012 году между ТОО «К», который по свидетельству  № 24373, является правообладателем на товарный знак «ПИАЛА» продуктов 32, 33 класса (пиво, минеральные и газированные  воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки, фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков), 35 класса (реализация товаров) МКТУ и ТОО «Д» был заключен лицензионный договор на использование товарного знака «PIALA» («ПИАЛА»).

Судом установлено, что Апелляционный совет удовлетворил возражение АО «R» и признал недействительной регистрацию товарного знака «PIALA» (ПИАЛА) в 32 классе МКТУ в части безалкогольных напитков за исключением «пива», зарегистрированного за ТОО «К».

          В силу статьи 1025 ГК, обладатель права на товарный знак имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему знаком. Использование товарного знака считается любое его введение в оборот: изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, использование в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации.

          Также согласно статье 1032 ГК лицо, неправомерно использующее товарный знак либо обозначение, сходное с ним до степени смешения, обязано прекратить нарушение и возместить владельцу товарного знака, понесенные им убытки. ТОО «Д» при производстве напитков «Чай с лимоном», «Чай с персиком», «Зеленый чай с лимоном» были нарушены права использования товарного знака АО «R».

Принимая во внимание указанные обстоятельства, местные суды пришли к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению. Согласно Ниццкому Соглашению о Международной квалификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 года, безалкогольные напитки относятся к 32 классу МКТУ пиво, минеральные и газированные  воды и прочие безалкогольные напитки и др., однако  к данному классу не относятся напитки на основе чая, поскольку они относятся к 30 классу МКТУ, в соответствии с классификационными номерами №№ 300037 и 300187. Данное обстоятельство подтверждено экспертами  РГП «НИИС».

        Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций подтвердили обоснованность учета Апелляционным советом фактических обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения в Комитет по правам интеллектуальной собственности.

         Использование обозначения, поданного на регистрацию в качестве товарного знака, но до рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, не допускается.

Использование обозначения, поданного на регистрацию в качестве товарного знака, до степени смешения схожего с зарегистрированным товарным знаком, является нарушением исключительных прав владельца товарного знака».

         К примеру, решением Апелляционного совета от 15 марта 2013 года отказано в регистрации комбинированного товарного знака  «ХАОМА ХАН» за АО «К».

         АО «К» (далее – АО) обжаловало решение в СМЭС г. Астаны. В обоснование поданного заявления указано, что его товарный знак является комбинированным и определяется не только по слову «Хан», но и по изображению и фирменному наименованию «Хаома», самостоятельно зарегистрированному товарному знаку, в отличие от товарного знака «Великий Хан», зарегистрированного исключительно в словесном изображении за ТОО «Г». Кроме того, в Республике Казахстан зарегистрированы и используются такие товарные знаки как «Чингиз хан», «Хан Тенгиз», «Компания Хан», имеющие приоритет.

         Решением СМЭС г. Астаны от 20 июня 2013 года заявление АО оставлено без удовлетворения. Апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам решением от 22 августа 2013 года оставила в силе решение суда первой инстанции.

       Местные суды мотивировали свое решение тем, что на момент подачи заявки АО имелся запрет на регистрацию в качестве товарного знака «ХАОМА-ХАН», поскольку это обозначение имеет сходство до степени смешения  с  товарными знаками «ВЕЛИКИЙ ХАН» по  свидетельству № 31953 с приоритетом от 30 марта 2010 года, зарегистрированного за ТОО «Г» и «А» по свидетельству РК № 17301 с приоритетом от 6 июня 2003 года, зарегистрированного за ТОО «Б».         

       Вместе с тем суд указал, что в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках, не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, зарегистрированными в Республике Казахстан с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг.

       Кроме того, в соответствии с пунктом 27 Правил составления, оформления и рассмотрения заявки на товарный знак (далее – Правила),  установление однородности товаров осуществляется с целью определения возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Однородными являются товары, выполняющие одну функцию, относящиеся к одному роду (виду), которые при маркировке их тождественными или сходными знаками могут вызвать у потребителя представление о принадлежности их к одному производителю.

В рассматриваемом случае АО подана заявка на регистрацию комбинированного товарного знака на однородный товар, который относится к 32, 33 классам, со сходным словесным обозначением. Доминирующим обозначением в сравниваемых торговых знаках, при визуальном сравнении определяется слово «Хан», а не «Великий» и «Хаома». Если проводить сравнение с другими торговыми знаками, уже зарегистрированными за АО, то можно отметить, что производитель выделял слово «Хаома», а неохраноспособные элементы обозначались как прилагательное или дополнение: Хаома Оригинальная, Хаома Юбилейная, Хаома голд.

В данном случае слово «хан» нельзя отнести к перечню обозначений, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, т.е. слово «хан» занимает доминирующее положение в словесном обозначении товарного знака.

В силу пункта 25 Правил, комбинированные обозначения исследуются на предмет сходства с комбинированными обозначениями в целом и с видами обозначений, которые входят в состав комбинированных обозначений. Сходство словесных обозначений определяется путем сравнения со словесными обозначениями с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы, в плане их фонетики (звуковое сходство), графики (визуальное сходство) и семантики (сходство по смыслу).

Таким образом, местные суды поддержали указанную правовую позицию Апелляционного совета, принятую на основании действующего законодательства, когда не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Республике Казахстан на имя другого лица в отношении однородных товаров. 

         Обязанность доказывания того, что товарный знак не используется его владельцем в течение установленного законом срока, возлагается на лицо, подавшее возражение против действия регистрации товарного знака.

         Например, ТОО «J» (KZ) обратилось в СМЭС г. Астаны с заявлением к ГУ «Комитет по правам интеллектуальной собственности», ООО «С» о признании недействительным решения Апелляционного совета от 1 июля 2009 года и приказа председателя указанного Комитета от 24 июля 2009 года в отношении товарного знака «МОЯ СЕМЬЯ», признании недействительной регистрации товарного знака «МОЯ СЕМЬЯ» по свидетельству № 32617 за ООО «С».

         Решением СМЭС от 17 октября 2012 года, оставленным без изменения постановлениями апелляционной и кассационной  инстанции суда г. Астаны от 5 декабря 2012 года и 6 марта 2013 года, заявление удовлетворено.

        Основанием для принятия решения судами послужило то обстоятельство, что факт неиспользования товарного знака на территории Республики Казахстан непрерывно в течение установленного законодательством срока с даты его регистрации на ТОО «Н» и до уступки его ТОО «J» в отношении правообладателя товарного знака «МОЯ СЕМЬЯ» не нашел своего подтверждения. Владелец товарного знака не был уведомлен о поступлении в Апелляционный совет возражения, рассмотрении по существу, что противоречит нормам Правил подачи и рассмотрения возражений в апелляционном совете, утвержденных 12 марта 2010 года (указанные правила утратили силу, но действовали на момент подачи возражения) (далее – Правила). В связи с этим  были  нарушены его права, влекущие безусловную отмену решения Апелляционного совета со всеми последующими актами.

       Указанные выводы местных судов являются необоснованными и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

       Постановлением надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного Суда Республики Казахстан от 14 августа 2013 года судебные акты местных судов отменены и вынесено новое решение об отмене решения Апелляционного совета и приказа председателя Комитета.

 Отменяя судебные акты, надзорная судебная коллегия по гражданским и административным делам Верховного Суда Республики Казахстан указала, что установленным фактическим обстоятельствам суд первой инстанции дал неверную правовую оценку.

 Согласно пунктам 1 и  4 статьи 19 Закона о товарных знаках, владелец товарного знака обязан использовать товарный знак. Любое заинтересованное лицо может подать в уполномоченный орган возражение против действия регистрации товарного знака, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет с даты регистрации или трех лет, предшествующих подаче возражения. Возражение может касаться всех или части товаров, указанных в свидетельстве, и должно быть рассмотрено Апелляционным советом в шестимесячный срок с даты его поступления.

   В соответствии с подпунктом 13) пункта 3 вышеуказанных Правил, в Апелляционный совет могут быть поданы возражения против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием.

  Вместе с тем из материалов дела усматривается, что поверенным лицом ООО «С» представлены возражения против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием, в соответствии с требованиями главы 2 Правил. При этом, к возражению приложены документы, подтверждающие факт отправки возражений против действия регистрации товарного знака ПК «Ф», владевшему им на тот момент. Необоснованными являются выводы местных судов о том, что владелец знака не был извещен о дне рассмотрения, поскольку в материалах дела имеется письмо об извещении ПК «Ф».

  Кроме того, Правилами предусмотрено право лица, подавшего возражения и владельца товарного знака участвовать при рассмотрении возражения.

          По мнению надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного Суда Республики Казахстан, ООО «С»  правомерно подано возражение против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение срока, установленного законодательством, без нарушения прав ПК «Ф».

  Также  надзорная инстанция указала, что заявление в части признания недействительной регистрации товарного знака «МОЯ СЕМЬЯ» по свидетельству № 32617  от 15 июня  2010 года с приоритетом от 12 октября 2007 года по заявке № 40842 на имя ООО «С» подлежит оставлению без рассмотрения, поскольку не соблюден  установленный статьей 41 Закона о товарных знаках для данной категории дел обязательный порядок предварительного досудебного разрешения спора.

           В связи с неправильным определением круга обстоятельств дела, подлежащих установлению для разрешения спора, судебные акты местных судов отменены.

Другой пример. ОАО «У»  (далее – Общество) обратился в СМЭС г. Астаны с заявлением к ГУ «Комитет по правам интеллектуальной собственности», ТОО «Г» о признании недействительным решений Апелляционного совета по международной заявке № 903283 на товарный знак «ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ» от 14 сентября 2011 года.

Решением СМЭС г. Астаны от 14 сентября 2011 года, оставленным без изменения постановлением апелляционной коллегии по гражданским и административным делам суда г. Астаны от 19 июля 2012 года, признано недействительным решение Апелляционного совета о  14 сентября 2011 года по международной заявке № 903283 на товарный знак «ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ».

Из материалов дела видно, что Общество является владельцем товарного знака «ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ» по международной заявке № 903283 и согласно указаниям Мадридского соглашения действие данной международной регистрации распространено на территории Республики Казахстан с 24 июля 2006 года.

При этом возражение ТОО «Г» подано 18 января 2011 года, т.е. до истечения указанного 5 летнего срока, и потому не должно быть принято Апелляционным советом. Право на подачу возражения по неиспользованию возникло только после 24 июля 2011 года, однако возражение было подано на 6 месяцев раньше, предусмотренного срока, что является недопустимым. Апелляционный совет ссылался, что основанием для удовлетворения возражения ТОО «Г» послужило отсутствие у Общества доказательств использования товарного знака «ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ».

В силу пункта 4 статьи 19 Закона о товарных знаках при решении вопроса о прекращении действия регистрации товарного знака в связи с неиспользованием, принимаются во внимание представленные владельцем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

При изучении материалов дела, суд пришел к выводу, что Апелляционным советом не дана надлежащая оценка представленным Обществом доказательствам, в частности, грузовым таможенным декларациям о ввозе водки «ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ» на территорию Казахстана с 2007 по 2010 года, счетам-фактурам.

Согласно пункту 4 статьи 19 Закона о товарных знаках, может признаваться использованием товарного знака изготовление, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение его в рекламе, вывесках, печатных изданиях, на официальных бланках, иной деловой документации, передача права на товарный знак или при демонстрации товаров на выставках, проводимых в Республике Казахстан, а также иное введение их в гражданский оборот.

         Суды пришли к выводу, что доводы ТОО «Г» о том, что товарный знак не был использован Обществом свыше пяти лет не нашли своего подтверждения, т.к. регистрация товарного знака может быть аннулирована при неиспользовании его без уважительной причины непрерывно в течение установленного законодательством  срока.

         Сегодня наиболее проблемным является определение фирменного наименования как средства индивидуализации участников гражданского оборота. Само определение фирменного наименования в строгом смысле этого слова законодательно не закреплено.

          В связи с этим в судебной практике возникают споры, когда одной стороне принадлежит словесный товарный знак (или комбинированное обозначение с охраняемым словесным элементом), а другая сторона, являясь юридическим лицом, имеет фирменное наименование с этим словесным элементом.

         В таких спорах обычно владелец товарного знака предъявляет иск и опирается при этом на нормы Закона о товарных знаках, а юридическое лицо строит свою защиту на утверждении, что оно не использует чужой товарный знак, а использует свое фирменное наименование.

         Например, решением СМЭС г. Астаны рассмотрено гражданское дело по иску ИП «Ц»  к ОО «Т» (Творческий центр) о возложении на ответчика обязанности прекратить использование товарного знака. Решением СМЭС иск оставлен без удовлетворения.

 Установив сходство до степени смешения сравниваемых обозначений, суд первой инстанции встречный иск удовлетворил частично. Признана недействительной регистрация товарного знака 15 октября 2010 года Комитетом   по  правам   интеллектуальной  собственности  по свидетельству № 34156 ИП «Ж.». В части требований о признании действий  ИП «Ж.» актом недобросовестной конкуренции производством прекращено. В удовлетворении остальной части встречного иска отказано. Схожая позиция суда нашла свое отражение в постановлении апелляционной инстанции.

Постановлением кассационной судебной коллегии суда города Астаны от 10 января 2013 года решение суда первой инстанции от 27 августа 2012 года  и  постановление  апелляционной инстанции суда города  Астаны  от  30 октября 2012 года по данному делу изменены.

По встречному иску в части признания недействительной регистрации товарного знака Творческий центр, отменено с вынесением нового решения об отказе в иске в этой части, в остальной части судебные акты по встречному иску оставлены без изменения.

В части отказа в удовлетворении первоначального иска отменено и вынесено новое решение об обязании Творческого Центра прекратить какое-либо использование товарного знака «ОкеанArt» или обозначения, сходного с ним до степени смешения, исключении из всех информационных источников (СМИ, телерадио, интернет, реклама и пр.) использования товарного знака «ОкеанArt», исключении из наименования Общества «О» и осуществлении его перерегистрации.

Мотивируя свое решение, кассационная инстанция суда г. Астаны указала, что согласно пункту 2 статьи 18 Закона о товарных знаках свидетельство на товарный знак удостоверяет факт регистрации товарного знака, его приоритет, исключительное право владельца на товарный знак в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг.

В силу пункта 1 статьи 1027 ГК приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки в патентный орган.

При этом статьей 14 Закона о товарных знаках предусмотрено, что с выдачей свидетельства на товарный знак экспертной организацией в Государственный реестр товарных знаков вносятся соответствующие  сведения, относящиеся к регистрации товарного знака.

Согласно статье 42 Закона о товарных знаках подлежат рассмотрению в судебном порядке споры о правомерности выдачи свидетельства.

Из выводов кассационной судебной коллегии следует, что по закону не имеет значения, кто и сколько лет пользовался товарным знаком, товарный знак регистрируется за тем лицом, которое первое подало заявку на его регистрацию, выдача свидетельства уполномоченным органом означает регистрацию товарного знака.

Постановлением надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного Суда Республики Казахстан постановление кассационной коллегии отменено с оставлением в силе  решения суда и постановления апелляционной инстанции.

При этом надзорная инстанция указала, что в соответствии со статьей  33 ГК юридическое лицо должно иметь печать, которая служит средством индивидуализации лица в гражданском обороте, поскольку подтверждает в необходимых случаях, что документ действительно исходит от данного юридического лица. Согласно пункту 2 статьи 6 Закона о товарных знаках, печати не регистрируются в качестве товарных знаков  обозначения.

Наличие у Творческого центра с ноября 2005 года печати с изображением, идентичным спорному товарному знаку, не оспаривается сторонами, следовательно суды первой и апелляционной инстанций правильно установили незаконность регистрации товарного знака за ИП Ж., что влечет отказ в иске последней.

Более того она зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель под названием, схожим с названием Творческого центра. Логотип Творческого центра является идентичным спорному товарному знаку и использовался с ноября 2005 года, что запрещено пунктами  4 и 5 статьи 8 ГК, предписывающие гражданам и юридическим лицам при осуществлении своих прав действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая закон, нравственные принципы общества и правила деловой этики.

Довод кассационной инстанции, что Творческий центр подал иск о признании регистрации товарного знака, надзорная коллегия посчитала необоснованным, тогда как следовало предъявить иск о признании свидетельства недействительным.

Во встречном иске было заявлено требование о признании недействительной регистрации товарного знака по свидетельству № 34156, выданному ИП Ж., то есть фактически оспаривалось свидетельство на товарный знак, что нашло отражение в решении суда.

 Суд первой и апелляционной инстанции правомерно установили сходство до степени смешения между знаком обслуживания и фирменным наименованием, что является нарушением исключительного права на товарный знак ОО «Т».

Изучение показало, что основанием отмены постановления кассационной инстанции явилось неправильное применение и толкование норм материального права.

Другой пример. СМЭС  г.Алматы было рассмотрено дело по иску ТОО «Б» к ТОО «Б» «В»   о признании неправомерным использования в фирменном наименовании словесного сочетания «Бейкер Тилли», «Вакеr Tilly». Истец требовал пресечения нарушения прав на товарный знак. Возражая на заявленные требования, ответчик утверждал, что обозначения «Baker Tilly» и «Бейкер Тилли» в наименовании своей фирмы включил значительно раньше истца.

Решением СМЭС от 30 апреля 2013 года исковые требования были удовлетворены, так как использование ответчиком в своем фирменном наименовании словесного сочетания «Бейкер Тилли», «Baker Tilly» может ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых им услуг, дискредитировать участников международной аудиторской сети, в том числе истца, как субъекта рынка.

 Апелляционным постановлением от 26 июня 2013 года решение СМЭС г.Алматы от 30 апреля 2013 года по данному делу оставлено без изменений.

В силу статей  1020, 1023 ГК  не может использоваться фирменное наименование, похожее на фирменное наименование уже зарегистрированного юридического лица настолько, что это может привести к отождествлению соответствующих юридических лиц, а также введение в заблуждение относительно оказываемых услуг. Если фирменное наименование одного юридического лица оказывается тождественным или схожим до степени смешения с товарным знаком другого юридического лица, и в результате такого тождества или сходства может ввести  потребителей в заблуждение, то преимущество будет иметь средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель права на фирменное наименование может разрешить другому лицу использовать свое наименование, обусловленными в договоре. При этом в лицензионном договоре должны быть предусмотрены меры, исключающие введение потребителя в заблуждение.

Регистрация спорного фирменного наименования ответчика была осуществлена раньше, чем истец зарегистрировал свое спорное наименование. Вместе с тем  суд пришел к выводу о том, что в действиях ответчика имеются признаки недобросовестной конкуренции. Так, СМЭС г. Астаны 4 января 2013 года установлено, что 15 сентября 2010 года (спустя год после регистрации фирменного наименования истца) за ТОО «Б» были зарегистрированы товарные знаки «Бейкер Тилли Казахстан» и «Baker Tilly Kazakhstan». Эти товарные знаки решением Апелляционного совета правомерно были отменены, как тождественные, схожие до степени смешения товарные знаки обладателя международной регистрации  торгового знака «Baker Tilly».

Более того на момент изменения наименования ответчика на ТОО «Б»  «B» уже существовала международная регистрация торговой марки «Baker Tilly» с внесением соответствующей записи в международный реестр 4 февраля 2004 года. Также  ответчиком не было представлено доказательств того, что обладатель права на фирменное наименование давал ему разрешение использовать наименование «Baker Tilly» в наименовании ТОО «Б» «B».

В данном  случае суд признал, что использование полного фирменного наименования может считаться нарушением прав на знак обслуживания. Такой вывод суд сделал после того, как он установил сходство до степени смешения между знаком обслуживания истца и фирменным наименованием ответчика. Также он принял во внимание, что фирма ответчика была зарегистрирована позже, чем была подана заявка на товарный знак. Причем, ответчик знал о существовании истца и используемого им обозначения.

Суд признал правомерными решение Апелляционного совета, согласно которому отменены зарегистрированные товарные знаки за ТОО «Б» и «B», как тождественные, схожие до степени смешения товарные знаки.

Таким образом, проанализированная выше судебная практика по искам владельцев товарных знаков против юридических лиц с похожим фирменным наименованием показывает, что в таких спорах истцы вправе и могут рассчитывать на удовлетворение их требований о прекращении использования ответчиком произвольной части фирменного наименования, сходной до степени смешения с товарными знаками.

Судам следует учитывать, что смешение возникает при использовании в коммерческой деятельности фирменного наименования, а не от самого факта регистрации фирмы. Если фирменное наименование применяется только на внутренних документах, в уставных и иных документах, связанных с регистрацией фирмы, в договорах, то вряд ли можно говорить о смешении деятельности конкурентов потребителями и о нарушении прав на знак обслуживания. Поэтому владелец товарного знака не вправе требовать исключения охраняемого словесного обозначения из названия фирмы. Тем более, что данное требование фактически невыполнимо. Фирма и ее наименование неотделимы друг от друга. Стабильность фирменного наименования – один из принципов регистрации и учета юридических лиц. Оно фиксируется в различных учреждениях и фондах и не может меняться.

К примеру, ТОО «А» обратилось в СМЭС г. Астаны с иском к ТОО «А» о запрещении использовать в гражданском обороте обозначение ТОО «А» схожее с фирменным наименованием и товарным знаком ТОО «А».

Судом в удовлетворении иска отказано.

По делу установлено, что на основании свидетельства о государственной перерегистрации ТОО «А» зарегистрировано в качестве юридического лица Департаментом юстиции г. Караганды от 18 августа 2009 года, дата первичной регистрации 21 марта 1996г.   

         Согласно свидетельству на товарный знак, выписки из государственного реестра товарных знаков Республики Казахстан, за ТОО «А» зарегистрирован товарный знак «AMANAT+» в перечне товаров и услуг 5 класса (фармацевтические и ветеринарные препараты, гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; детское питание; перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовление зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды); 35 класса-реклама (менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; экспортно-импортные операции; продвижение товаров для третьих лиц), включенных в 5 и 44 классы МКТУ; 44 класса  (медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства; огородничества и лесоводства).

ТОО   «А»   зарегистрировано  в  качестве  юридического  лица 15 ноября 2010 года, согласно Уставу осуществляет медицинские услуги населению, организацию платных медицинских учреждений, аптек; производство, закуп и реализацию лекарственных препаратов, фармацевтическую деятельность. 

В соответствии со статьей 38 ГК юридическое лицо как субъект гражданских прав должно иметь свое наименование. Наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией, после регистрации юридического лица является его фирменным наименованием. Именно под этим фирменным наименованием юридическое лицо вносится в единый государственный регистр юридических лиц.

Согласно статье 1020 ГК юридическое лицо имеет исключительное право использовать фирменное наименование в официальных бланках, печатных изданиях, рекламе, вывесках, проспектах, счетах, на товарах и их упаковке и в иных случаях, необходимых для индивидуализации юридического лица. Не может быть использовано фирменное наименование, похожее на фирменное наименование уже зарегистрированного юридического лица настолько, что это может привести к отождествлению соответствующих юридических лиц, а также введению в заблуждение относительно выпускаемых ими товаров или оказываемых услуг.

Согласно статье 1021 ГК фирменное наименование юридического лица может быть использовано в принадлежащем ему товарном знаке.

Судом установлено, что за истцом зарегистрирован комбинированный товарный знак «AMANAT+» не совпадающий с фирменным наименованием ответчика, поскольку имеет написание латинскими буквами и является  комбинированным, тогда как написание наименования ответчика – на кириллице.

Апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам суда г. Астаны оставляя решение СМЭС в  силе,  указала, что суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что запрет на использование чужого фирменного наименования возможен, в случае его неправомерного использования. В данном случае ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица с присвоением ему фирменного наименования в установленном законом порядке, следовательно, использование его правомерно.

Отсутствие доказательств того, что заявленное в качестве товарного знака обозначение вошло во всеобщее употребление, не является основанием к отказу в регистрации такого обозначения в качестве товарного знака.

Законом о товарных знаках предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, по которым не допускается регистрация товарных знаков. К таким основаниям относятся, например, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющиеся общепринятыми символами и терминами, указывающие на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

К примеру, решением СМЭС г. Астаны удовлетворено заявление ОАО «П» о признании незаконным и недействительным решения Комитета по правам интеллектуальной собственности от 6 марта 2013 года по отказу в признании комбинированного товарного знака «БАЛТИКА» общеизвестным. Комбинированный товарный знак «БАЛТИКА» признан общеизвестным в Республике Казахстан.

Отказывая в удовлетворении заявления, Комиссия указала, что   словесное обозначение «БАЛТИКА» ассоцируется в первую очередь с регионом Балтийского моря, и такими странами как Латвия, Литва, и называется Балтикой, Балтийским регионом и т.п., что в конечном итоге не подтверждает общеизвестность и недостаточны для признания общеизвестности товарного знака. 

В силу пункта 1 статьи 18-1 Закона о товарных знаках общеизвестным в Республике Казахстан товарным знаком может быть признан товарный знак, зарегистрированный на территории Республики Казахстан или охраняемый в силу международных договоров, а также обозначение, используемое как товарный знак без его правовой охраны в Республике Казахстан, но приобретшее в результате активного использования широкую известность в Республике Казахстан.

 Заявление физических или юридических лиц по признанию товарного знака общеизвестным в Республике Казахстан рассматривается комиссией уполномоченного органа по признанию товарного знака общеизвестным.

Основаниями для отказа в признании товарного знака общеизвестным  в соответствии с  пунктом 1 статьи 18-1 Закона о товарных знаках являются:

– сведения, представленные заявителем, не подтверждают общеизвестность или недостаточны для признания общеизвестности товарного знака.

– если товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, охраняемый или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров, с приоритетом более ранним, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

           Суд правомерно пришел к выводу, что решение Комиссии незаконно и необоснованно, поскольку не приведены основания для отказа, предусмотренные пунктом 1 статьи 18-1 Закона о товарных знаках.

Напротив, сведениями, представленными заявителем, а именно отчетом компании «B» в полной мере подтверждает известность торгового знака «БАЛТИКА» в Республике Казахстан, численность респондентов и количество городов при опросе соответствуют требованиям Правил, указанные в отчете процентные соотношения респондентов прямо говорят об известности торгового знака среди населения Республики Казахстан.

Довод Комиссии о том, что ассоциативность словесного обозначения «БАЛТИКА» с регионом Балтийского моря, и такими странами как Латвия, Литва и т.п. является основанием для отказа в признании товарного знака общеизвестным не правомерен.

Уполномоченный государственный орган обжаловал решение, но в последующем отозвал жалобу, согласившись с принятым решением.

Суды, проверяя законность решений уполномоченного органа по спорам о товарных знаках, оценивают обстоятельства, существовавшие на момент принятия оспариваемых решений. В этой связи появление новых обстоятельств, даже существенно изменяющих ситуацию по сути дела, не могут по мнению судов, повлиять на законность принятых решений.

Регистрация в качестве товарного знака обозначения, вошедшего во всеобщее употребление для обозначения товаров и услуг, не допускается.

К примеру, АО «Н» обратилось в суд с заявлением о признании незаконными действий ТОО «24» по несанкционированному использованию общеизвестного товарного знака Банка «Халык» в вывеске, размещенной на помещении торгового дома по адресу: город Караганда, Бульвар Мира, д.15, обосновав свои требования тем, что на здании ТД, расположенного по указанному адресу, принадлежащему на праве собственности ответчику, содержится обозначение «Халык», сходное с общеизвестным товарным знаком и фирменным наименованием АО «Н», указанным в регистрационных и учредительных документах Банка.

Согласно пункту 1 статьи 43 Закона о товарных знаках, нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак признается несанкционированное введение товарного знака или обозначений, сходных с ним до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, а в случае общеизвестного товарного знака – в отношении любых товаров и услуг, статус общеизвестности товарных знаков позволяет их владельцу защищать права на эти товарные знаки в отношении любых товаров и услуг.

         По мнению истца в соответствии с требованиями статей 125 и 961 ГК использование ответчиком их фирменного знака возможно только с их согласия, в связи с чем использование в наименовании Торгового центра обозначения «Халык» согласно статье 18-1 Закона о товарных знаках нарушает исключительные права Банка на общеизвестный товарный знак и фирменное наименование Банка.

Решением СМЭС Карагандинской области от 18 июня 2012 года исковые требования АО «Банк» удовлетворены, суд признал незаконными действия ТОО «24» по несанкционированному использованию общеизвестного товарного знака Банка «Халык» в вывеске, размещенной на помещении торгового дома по адресу: город Караганда, Бульвар Мира, д.15, обязав ответчика прекратить использование общеизвестного товарного знака Банка «Халык», поскольку Комитетом истцу выданы сертификаты за номерами 7, 8, 9, которым обозначения «Халык», «Halyk» и «Народный» были признаны общеизвестными товарными знаками.

Другой пример. «П» (P) обратился в суд с заявлением к ГУ «Комитет по правам интеллектуальной собственности» об отмене решения Апелляционного совета от 24 января 2013 года и признании недействительной регистрации товарных знаков «Breakfast at Tiffany's» по свидетельству № 38131 и «Завтрак у Тиффани» по свидетельству № 38132 и прекращении их действия в Казахстане.

СМЭС г. Астаны заявление удовлетворено,  решение Апелляционного совета от 24 января 2013 года признано незаконным.

Судом установлено, что 27 августа 2012 года «П» обратился в Апелляционный совет с возражением против регистрации товарных знаков, указывая, что словесное обозначение «Breakfast at Tiffany's» (в переводе на русский язык «Завтрак у Тиффани») является наименованием художественного фильма, созданного на киностудии Paramount Pictures, и на указанный фильм компания Paramount Pictures имеет авторские права с 1961 года в США и продлены  до 2017 года.

В качестве оснований к отказу в удовлетворении возражения Апелляционный совет указал, что кинокартина «Breakfast at Tiffany's» снята в 1961 году и представлено недоста­точно фактов, доказывающих ее известность на территории Казахстана, товарный знак «Breakfast at Tiffany's» воспроизводится в фирменном наименова­нии владельца товарного знака.

Согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках в качестве товарных знаков не регистрируются обозначения, воспроизводящие названия известных в Республике Казахстан на дату подачи заявки произведений литературы, науки и искусства, известные произведения искусства и их фрагменты в нарушение авторских прав.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 7 Закона «Об авторском праве и смежных правах» объектами авторского права являются аудиовизуальные произведения. В силу пункта 3 статьи 6 указанного Закона часть произведения (включая его название, наименования персонажей) также является объек­тами авторского права.

Выводы Апелляционного совета о том, что товарный знак «Breakfast at Tiffany's» воспроизводится в фирменном наименова­нии владельца товарного знака, являются необоснованными, так как по смыслу статьи 1021 ГК фирменное наименова­ние может быть использовано в принадлежащем ему товарном знаке, то есть фирменное наименование будущего владельца должно предшествовать регистрации товарного знака.

В данном случае на момент регистрации  товарного  знака  (20 марта  2012 года) и выдачи свидетельства будущий владелец товарного знака имел наименование ТОО «L» и произвел регистрацию своего наименования в ТОО «B» лишь 9 ноября 2012 года.

Рассматривая дело о признании недействительным решения Апелляционного совета, суд первой и апелляционной инстанции постановили  устранить  нарушения прав, свобод и охраняемых законов интересов компании «П» (P).

Нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Так, Компания «C» (далее – Компания)  обратилась с иском к ТОО «Б»  о признании действий по ввозу товара, через таможенную границу Республики Казахстан, нарушающими права правообладателя на интеллектуальную собственность, защите исключительных прав  способами, указанными в законе.   

Решением СМЭС по Актюбинской области от 16 марта 2012 года, оставленным без изменений постановлениями апелляционной судебной  коллегии по гражданскими и административным делам и кассационной судебной   коллегии  Актюбинского  областного  суда от 25 апреля 2012 года и 6 июня 2012 года, в иске отказано.

Постановлением надзорной коллегии от 27 сентября 2012 года в возбуждении надзорного производства по пересмотру судебных актов местных судов отказано.

Компания считает, что нарушение исключительного права владельца товарного знака, выражается в виде импорта товара виски, обозначенных товарным знаком «СҺivas Regal», его хранение, продажа и предложение к продаже третьим лицам, по тому основанию, что использование объекта интеллектуальной собственности происходит несанкционированно, то есть без разрешения владельца товарного знака.

ТОО «Б» утверждает,  что  имущественное право на товарный знак, как объект интеллектуальной собственности, размещенный владельцем на товар, принадлежит правообладателю до момента первой продажи. 

Из материалов дела следует, что  15 декабря 2011 года по процедуре «ИМ-70» ТОО «Б» осуществлено таможенное оформление товара – виски «СҺivas Regal», который относится к 33 классу МКТУ, производитель «C» и ввоз которого на территорию Казахстана осуществляется на основании лицензии.

Ввезенный товар обозначен комбинированным товарным знаком, имеющим международную регистрацию № 1002440 от 6 марта 2009 года, владельцем которого является компания «C». Товарный знак представляет собой комбинацию изобразительных, словесных, буквенных и цифровых обозначений, включающий словесный элемент “CHIVAS REGAL”.

         Комитетом в качестве товарного знака зарегистрирован словесный элемент «CHIVAS REGAL» (свидетельство на товарный знак № 30 от 17 января 1994 года).

Владельцем названного товарного знака является Сhivas 2000, исключительное право на товарный знак передано «Chivas Brothers (Europe) Limited», право использования товарного знака по договору неисключительной лицензии предоставлено «Chivas Brothers Ltd», являющегося производителем товара, который обозначил товар, ввезенный ТОО «Б». 

Согласно статье 6 Парижской конвенции  знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения.

         Согласно статье 4 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года, любой знак, который был предметом международной регистрации, пользуется правом приоритета, установленным положением Парижской Конвенции по охране промышленной собственности.

        Действиями ответчика по ввозу в страну продукции с товарным знаком, имеющим международную регистрацию, права истца, как владельца товарного знака с национальной регистрацией, не нарушены.

По смыслу статьи 43 Закона о товарных знаках введение товарного знака в  гражданский оборот в отношении однородных товаров без согласия правообладателя будет считаться несанкционированным. 

Поскольку ввезенный ТОО «Б» товар является оригиналом, то запрет дальнейшей торговли данной продукцией противоречит пункту 2 статьи 11 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной стороны, и Европейскими Сообществами и их государствами-членами – с другой стороны (г.Брюссель, 23 января1995 года), ратифицированного  Законом  от  26  мая 1997 года № 113-I, где указано, что товары, происходящие из Сообщества, импортируются в Казахстан свободно, без количественных ограничений и мер равносильного воздействия.

Суд первой инстанции правильно определил круг обстоятельств, подлежащих доказыванию для данной категории споров. При этом указав, что отношения, возникающие при импорте товаров, законно произведенных и проданных с соблюдением прав владельца товарного знака на территории другого государства и ввозимых в Республику Казахстан импортером, не заключившим лицензионного договора с владельцем этого товарного знака, подпадают под понятие «параллельный импорт».

 Владельцы товарного знака, поместив охраняемые товарные знаки на произведенную ими продукцию, тем самым выразили согласие на ввод в гражданский оборот товара, обозначенного товарным знаком правообладателя без ограничений, в том числе на территории Республики Казахстан.

 Исходя из имущественного содержания исключительного права на товарный знак, нарушение прав правообладателя  выражается в нанесении ущерба, что вытекает из статьи 1032 ГК.

Однако имущественные права правобладатель товарного знака исчерпал при первой продаже этого товара, получив соответствующую цену, «доктрина первой продажи».

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Закона о товарных знаках не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Республики Казахстан непосредственно правообладателем или с его согласия.

Исковые требования по вышеназванному делу были предъявлены с учетом вышеуказанной нормы Закона о товарных знаках, Верховный Суд позицию местных судов признал правильной. 

  Другой пример. Компания «Б»  обратилась в суд с исками  к ТОО «Б» о защите исключительного права на товарные знаки, в связи с ввозом по двум ГТД с разной датой оформления товара «вермут «MARTINI BIANCO», обозначенного товарным знаком «MARTINI».  Исковые заявления были объединены в одно производство.

К исковым заявлениям приложено письмо Департамента  таможенного контроля по Актюбинской области на имя ТОО «С» о приостановлении выпуска товара «вермут «MARTINI BIANCO», обозначенного товарным знаком «MARTINI», включенного в таможенный реестр интеллектуальной собственности.

Решением СМЭС Актюбинской области от 2 октября 2012 года, оставленным без изменения постановлениями апелляционной судебной коллегии по гражданскими и административным делам от 26 ноября 2012 года и кассационной судебной коллегии Актюбинского областного суда  от 11 июня 2013 года, в удовлетворении  иска  отказано. 

В надзорном порядке данное  дело не обжаловано.

Суды пришли к выводу, что данный иск является не спором о праве интеллектуальной собственности, а спором о праве ввоза товаров на территорию Республики Казахстан «эксклюзивными продавцами» (ТОО «Р») и лицами, торгующими аналогичным товаром.

Товар, ввезенный ТОО «Б» является оригинальным, к качеству товара, оригинальности помещенных на товаре товарных знаков у истца претензий нет.          Судебная защита прав на товарные знаки выявляет необходимость применения как национального, так и международного законодательства, их толкование при наличии правовых коллизий, требует выработки правовых подходов в судебной практике.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1025 ГК  обладатель права на товарный знак имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему знаком.

Истец ссылаясь на  пункт 7 статьи 19  указанного Закона полагает,  что только введение в гражданский оборот товара с охраняемым товарным знаком на территорию Республики Казахстан непосредственно правообладетелем или с его согласия (лицензионное соглашение), не является нарушением исключительного права владельца товарного знака, все остальное нарушает его права.

 По содержанию пункт 7 статьи 19 Закона о товарных знаках не является новым в праве о товарных знаках, так  в соответствии со статьей 125 ГК использование результатов  интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации, которые могут быть объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правобладателя.

Международное и национальное законодательство, декларируя исключительное право на товарный знак правообладателя, осуществляет его защиту от третьих лиц, но не от самого правообладателя.

Пункт 7 статьи 19 Закона о товарных знаках нельзя толковать отдельно от других пунктов данной статьи, которая предусматривает обязанность  владельца использовать товарный знак и определяет, что является доказательством использования и последствия неиспользования товарного знака.

В рамках данной статьи следует понимать, что введение в гражданский оборот на территории Республики Казахстан товарного знака самим правообладателем либо с его согласия будут являться доказательством использования товарного знака.

В пункте 7 статьи 19 Закона указано согласие  правообладателя, однако законодатель не указывает, что воля правообладателя должна быть выражена в виде письменного согласия лицензионных договоров.

         Выводы местных судов подтверждаются тем, что в Законе о товарных знаках отсутствуют нормы, предусматривающие ответственность за нарушение законодательства о товарных знаках, где дано понятие, что будет являться нарушением исключительного права владельца товарного знака.

Так, в пункте 1 статьи 43 Закона о товарных знаках закреплено, что нарушением исключительного права владельца товарного знака или права пользования наименования места происхождения товара признается несанкционированное введение товарного знака или обозначений, сходных с ними до степени смешения в гражданский оборот в отношении однородных товаров и услуг, а в случае общеизвестного товарного знака в отношении любых товаров и услуг.

В связи с этим местными судами дана правильная  оценка спорным правоотношениям с учетом пункта 7 статьи 19 Закона о товарных знаках.

В течение ряда лет по одним и тем же товарным знакам, предъявляют иски одни и те же Компании.

Так,  Компания «C» обратилась с иском к ТОО «Б» о признании действия по осуществлению ввоза виски, маркированного товарным знаком «СҺivas Regal», нарушающими права правообладателя компании на товарный знак. Определением СМЭС Актюбинской области от 18 апреля 2013 года производство по делу прекращено согласно подпункту 2) статьи 247 ГПК, поскольку имеется решение СМЭС от 16 марта 2012 года, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, вступившее в законную силу. 

Определением апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Актюбинского областного суда от 3 июня 2013 года судебный акт суда первой инстанции оставлен без изменения.

Определением кассационной судебной коллегии по гражданским и административным  делам Актюбинского областного суда от 24 декабря  2013 года определение апелляционной судебной коллегии областного суда от 3 июня 2013 года по данному гражданскому делу отменено, дело направлено в суд апелляционной инстанции на новое рассмотрение в ином составе судей. 

Кассационная судебная коллегия указала, что выводы судов первой и апелляционной инстанции являются ошибочными, не соответствующими установленным обстоятельствам дела, так как предметы рассматриваемых исков и их основания являются различными, в связи с чем отсутствуют основания для прекращения производства по делу.

   Несоблюдение предварительного досудебного порядка рассмотрения возражений против регистрации товарного знака является основанием для возвращения заявления об оспаривании решения о регистрации товарного знака.

     СМЭС г. Алматы рассмотрено гражданское дело по иску ТОО «Е» к ТОО «T» о признании незаконными действия ТОО «T» по реализации товаров под товарными знаками «TV SHOP» и «AS SEEN ON TV», ГУ «Комитет  по правам интеллектуальной собственности» о признании регистрации товарного знака «TV SHOP KAZAKHSTAN–TV МАГАЗИН КАЗАХСТАН» недействительной.

Иск мотивирован тем, что 15 мая 2010 года в Государственном реестре товарных знаков зарегистрированы свидетельства № 31951 на товарный знак «TV SHOP KAZAKHSTAN» и № 31953 на товарный знак «AS SEEN ON TV», принадлежащие ТОО «Е».

Решением СМЭС г.Алматы от 11 марта 2011 года удовлетворены встречные исковые требования ответчика о признании регистрации товарного знака «TV SHOP KAZAKHSTAN – TV МАГАЗИН КАЗАХСТАН» по свидетельству № 31951 от 15 мая 2010 года недействительной,  так как истцом нарушены исключительные права ответчика на фирменное наименование, с индивидуализирующей частью ТОО «T», при регистрации товарного знака «TV SHOP KAZAKHSTAN – TV МАГАЗИН КАЗАХСТАН».

Постановлениями апелляционной и кассационной коллегий вышеуказанное решение суда оставлено без изменений.

Суд пришел к выводу о том, что комбинированное обозначение «AS SEEN ON TV» было введено в гражданский оборот в Казахстане до регистрации товарного знака истца «AS SEEN ON TV – КАК В TV РЕКЛАМЕ». В этой связи, доводы истца о том, что комбинированное обозначение «AS SEEN ON TV» не является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, суд посчитал несостоятельными, поскольку истец не доказал обоснованность своих доводов.

Постановлением надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного Суда Республики Казахстан от 7 декабря 2011 года все судебные акты местных судов отменены в связи с существенными нарушениями норм процессуального закона,  дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом указано, что нижестоящими судами не принято во внимание, что в соответствии со статьей 41 Закона о товарных знаках возражения против регистрации товарного знака подлежат в обязательном порядке рассмотрению Апелляционным советом. Рассмотрение возражений производится в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения возражений в апелляционном совете и Положением об апелляционном совете, утвержденными приказом Министра юстиции № 81 от 23 апреля 2010 года.

В деле отсутствуют решения Апелляционного совета по результатам рассмотрения возражений против регистрации товарных знаков по указанным свидетельствам.

Несоблюдение предварительного внесудебного порядка рассмотрения возражений заинтересованного лица против регистрации товарного знака исключает возможность принятия судом решения о законности или незаконности такой регистрации.

В связи  с  вышеизложенным, определением СМЭС г. Алматы от 12 марта 2012 года исковое заявление ТОО «Е» оставлено без рассмотрения на основании подпункта 1) статьи 249 ГПК, согласно которому суд оставляет заявление без рассмотрения, если истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел обязательный порядок предварительного досудебного разрешения спора и возможность применения этого порядка не утрачена.

Таким образом, данное дело находилось необоснованно на рассмотрении судов с декабря 2010 года  до 12 марта 2012 года.

 Лицо не вправе до регистрации товарного знака требовать запрета на использование третьими лицами обозначения, поданного на регистрацию в качестве товарного знака.

К примеру, Усть-Каменогорским городским судом Восточно-Казахстанской области рассмотрено гражданское дело по иску ИП З. к Ш. и М. о запрете использования товарного знака и возмещении морального вреда.

Постановлением  апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным   делам  Восточно-Казахстанского  областного  суда  от   6 декабря 2012 года решение суда по  данному делу оставлено без изменения.

ИП З. обратился в суд к ответчикам о запрете использования товарного знака «Рок-группа «А»,  указав,  что в мае 2011 года им был организован музыкальный коллектив, впоследствии получивший название «Рок-группа «А». Ответчики после ухода из группы организовали другой коллектив под тем же названием.

          Решением  суда в удовлетворении иска  отказано.  Решение   основано на требованиях  статьи 1024 ГК и статьи 4 Закона о товарных знаках. При этом суд указал, что на момент рассмотрения дела истец не имеет  свидетельства на товарный знак,   в связи с чем, не вправе требовать запрета на использование ответчиками наименование коллектива «Рок-группа «А». Наличие патента налогового органа и подача соответствующей заявки в уполномоченный орган на регистрацию товарного знака не является доказательством того, что истец является владельцем товарного знака «Рок-группа «А».

В связи с этим позиция местных судов является правильной, т.к. согласно статье 1026 ГК, ввиду отсутствия охранного документа, истец до регистрации соответствующих его прав  не вправе требовать запрета на использование третьими лицами обозначения «Рок-группа «А».

 

Надзорная судебная коллегия

по гражданским и административным делам

Верховного Суда Республики Казахстан